一方為2005年始創(chuàng)于香港的“珍妮曲奇Jenny Bakery”，另一方為2017年3月在深圳創(chuàng)辦的“珍妮星座曲奇Jenny Galaxy”。雙方在市場上不期而遇，因企業(yè)名稱均包含“珍妮”且同樣經(jīng)營餅干等商品，二者不可避免地產(chǎn)生了糾葛。
近日，北京市高級人民法院終審駁回了深圳市珍妮實(shí)業(yè)有限公司（下稱珍妮實(shí)業(yè)公司）的上訴請求，認(rèn)定在其第19546840號“珍妮曲奇”商標(biāo)（下稱涉案商標(biāo)）申請日前，香港珍妮曲奇小熊餅干有限公司（下稱珍妮曲奇公司）的“珍妮曲奇Jenny Bakery”商標(biāo)通過商品代購行為已被內(nèi)地的相關(guān)公眾所知曉，涉案商標(biāo)原注冊人陳某明知珍妮曲奇公司上述商標(biāo)的存在卻未主動避讓，在餅干、糕點(diǎn)等商品上申請注冊與之高度近似的涉案商標(biāo)難謂巧合，主觀意圖難謂正當(dāng)。
“搶注”之爭
據(jù)了解，涉案商標(biāo)由深圳市羅湖區(qū)珍妮貿(mào)易商行（下稱珍妮商行）經(jīng)營者陳某于2016年4月6日提交注冊申請，指定使用在餅干、甜食、面包、糕點(diǎn)、芝麻糊等第30類商品上，初步審定并公告后，珍妮曲奇公司對涉案商標(biāo)提出異議申請但未獲支持，涉案商標(biāo)的注冊公告刊登在2018年10月21日的商標(biāo)公告上。2017年5月27日，涉案商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓予珍妮實(shí)業(yè)公司成立時的股東之一潘某某，2018年4月13日經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至珍妮實(shí)業(yè)公司。
異議未果后，珍妮曲奇公司于2018年11月7日針對涉案商標(biāo)提出無效宣告請求，主張“珍妮曲奇Jenny Bakery”是其在先使用并有一定影響的未注冊商標(biāo)，涉案商標(biāo)的原注冊人陳某曾長期從事“珍妮曲奇Jenny Bakery”餅干的代購工作，曾就代理關(guān)系進(jìn)行過磋商，與其存在特殊的經(jīng)銷代理關(guān)系，涉案商標(biāo)的申請注冊已構(gòu)成代理人搶注的情形，而且陳某與其妻子李某某合謀串通代購、搶注其在先使用商標(biāo)的行為，構(gòu)成特定關(guān)系人搶注的情形。
在無效宣告程序中，珍妮曲奇公司提交了“Jenny Bakery”商標(biāo)在中國香港的注冊證、該公司的店鋪及產(chǎn)品圖片、“珍妮曲奇Jenny Bakery”品牌的推廣資料及媒體報道、陳某和李某某的戶籍登記信息、珍妮商行的基本信息、網(wǎng)絡(luò)搜索結(jié)果、李某某經(jīng)營的“瑤瑤香港代購”淘寶店鋪截圖及交易記錄網(wǎng)頁信息、深圳市珍妮食品有限公司（下稱珍妮食品公司）工商信息、授權(quán)委托書及磋商郵件等證據(jù)材料。
根據(jù)全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，陳某系珍妮食品公司成立時的股東之一，曾擔(dān)任該公司的董事長及法定代表人。陳某和李某某的戶籍登記信息載明，二人于2007年12月13日登記結(jié)婚。
2019年12月9日，國家知識產(chǎn)權(quán)局作出裁定認(rèn)為，珍妮曲奇公司提交的在案證據(jù)可以證明其“珍妮曲奇”品牌餅干在涉案商標(biāo)申請日前已從香港銷往內(nèi)地，“珍妮曲奇”商標(biāo)已通過商品代購行為被內(nèi)地的相關(guān)公眾所知曉，陳某作為李某某的配偶，在理應(yīng)明知珍妮曲奇公司的“珍妮曲奇”商標(biāo)及李某某經(jīng)營的“瑤瑤香港代購”淘寶店鋪從事代購“珍妮曲奇”餅干的業(yè)務(wù)的情形下，依舊在餅干、糕點(diǎn)等商品上申請注冊與“珍妮曲奇”高度近似的涉案商標(biāo)，難謂巧合，主觀意圖難謂正當(dāng)，違反了商標(biāo)法第十五條規(guī)定，裁定對涉案商標(biāo)予以無效宣告。
珍妮實(shí)業(yè)公司不服，隨后向北京知識產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
“關(guān)系”之辯
北京知識產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，在涉案商標(biāo)申請日前，珍妮曲奇公司的“珍妮曲奇Jenny Bakery”商標(biāo)通過商品代購行為已被內(nèi)地的相關(guān)公眾所知曉，陳某基于與淘寶代購店鋪經(jīng)營者之間的特殊身份關(guān)系，明知珍妮曲奇公司上述商標(biāo)的存在但不予以主動避讓，依舊在與珍妮曲奇公司使用的餅干商品相同或類似的餅干、糕點(diǎn)等商品上申請注冊與之高度近似的涉案商標(biāo)，難謂巧合，主觀意圖難謂正當(dāng)。2020年6月23日，法院一審判決駁回了珍妮實(shí)業(yè)公司訴訟請求。
珍妮實(shí)業(yè)公司不服一審判決，繼而向北京市高級人民法院提起上訴。
北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，在李某某經(jīng)營的淘寶店鋪長期宣傳、銷售從香港代購的具有一定知名度的“珍妮曲奇Jenny Bakery”餅干的情況下，其配偶陳某在餅干、糕點(diǎn)等商品上申請注冊與“珍妮曲奇Jenny Bakery”相近似的涉案商標(biāo)，難謂善意，構(gòu)成商標(biāo)法第十五條所規(guī)定的情形。據(jù)此，法院判決駁回珍妮實(shí)業(yè)公司的上訴請求，維持一審判決。
根據(jù)我國商標(biāo)法第十五條和第四十五條規(guī)定，如果已經(jīng)注冊的商標(biāo)與他人同一種商品或者類似商品上在先使用的未注冊商標(biāo)相同或者近似，申請人與在先使用人具有合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知在先使用人商標(biāo)存在，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以自該商標(biāo)注冊之日起5年內(nèi)請求宣告該注冊商標(biāo)無效?！斑@一規(guī)定在禁止代理人或代表人搶注商標(biāo)外，將禁止事項(xiàng)擴(kuò)大適用至因合同、業(yè)務(wù)往來關(guān)系或者其他關(guān)系而明知在先使用人的未注冊商標(biāo)存在的情形，對違反誠實(shí)信用原則的惡意搶注、搭便車等行為進(jìn)行了規(guī)制。”浙江六和律師事務(wù)所律師賈宏表示。
“涉案商標(biāo)申請人與在先使用人不存在代理、代表關(guān)系，但存在能夠知道后者在先使用的未注冊商標(biāo)且應(yīng)予主動避讓的關(guān)系，屬于商標(biāo)法第十五條規(guī)定的其他關(guān)系?！辟Z宏指出，主張適用商標(biāo)法第十五條和第四十五條規(guī)定保護(hù)自身在先使用的未注冊商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)提交涉案商標(biāo)申請日前在中國使用相關(guān)商標(biāo)的證據(jù)，其他國家、地區(qū)的使用證據(jù)或者準(zhǔn)備投入中國使用的證據(jù)可以作為證明商標(biāo)在先使用情況的補(bǔ)充，商標(biāo)使用的規(guī)模、知名度等因素不影響對在先使用的判斷。
